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Questão FC468388

Em ação de nulidade de registro de marca feito em detrimento do direito de precedência de sociedade com atividade empresarial idêntica à da titular do registro, que usava a marca a

Propriedade Industrial

FGV · 2025

Em ação de nulidade de registro de marca feito em detrimento do direito de precedência de sociedade com atividade empresarial idêntica à da titular do registro, que usava a marca anteriormente há mais de cinco anos e na mesma base territorial de atuação da ré, foram alegados como matéria de defesa:

 

(I) pelo INPI, que a ausência de oposição, na esfera administrativa, ao pedido do registro de marca tem o condão de inviabilizar o exercício judicial do direito de precedência no uso de marca; e

 

(II) pela titular do registro da marca, que a análise de eventual colidência entre as marcas se restringe à análise do critério da anterioridade, sendo irrelevante a base territorial de atuação das litigantes e a semelhança entre as marcas.

 

Considerados os fatos narrados, é correto afirmar que:

  1. procede a matéria de defesa do INPI, pois o prazo de 60 dias para oposição ao pedido, contado da data de sua publicação, é decadencial, atingindo o direito de precedência; deve ser rejeitada a defesa da titular da marca quanto à aferição da colidência entre marcas ser restrita ao critério da anterioridade, porque deve ser considerado o princípio da especificidade;
  2. procede tanto a matéria de defesa do INPI quanto a da titular do registro da marca, pois a ausência de oposição administrativa ao pedido de registro implica renúncia tácita ao direito de precedência, assim como a aferição de colidência entre as marcas é restrita ao critério da anterioridade, diante do sistema atributivo decorrente do registro;
  3. não procede a matéria de defesa do INPI nem da titular do registro da marca, pois a ausência de oposição administrativa ao pedido não impede a ação de nulidade, por se tratar de violação ao direito de precedência; a aferição de colidência entre marcas deve levar em consideração os princípios da territorialidade e da especificidade;
  4. procede tanto a matéria de defesa do INPI quanto a da titular do registro da marca, pois o prazo de 90 dias para oposição ao pedido, contado da data de sua publicação, é decadencial, atingindo o direito de precedência; deve ser rejeitada a defesa da titular da marca porque a aferição de colidência não é restrita ao critério da anterioridade, porque deve ser considerado o princípio da territorialidade;
  5. não procede a matéria de defesa do INPI, pois a ausência de oposição administrativa ao pedido não impede a ação de nulidade, por se tratar de violação ao direito de precedência; deve ser acatada a defesa da titular da marca, pois a aferição de colidência é restrita ao critério da anterioridade, diante do sistema atributivo decorrente do registro.
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Gabarito

Certo

Comentário do professor

Na hipótese, a alternativa C está correta porque a ausência de oposição administrativa não impede o exame judicial do direito de precedência. O princípio da inafastabilidade da jurisdição e a própria LPI autorizam a via judicial para declarar a nulidade do registro quando há uso anterior comprovado (art. 129, §1º; arts. 168 a 175 da Lei 9.279/96). O interessado também podia ter ingressado com o procedimento administrativo, mas isso não é condição para a tutela jurisdicional.

Além disso, a aferição da colidência entre marcas não se limita à mera anterioridade temporal; deve observar os princípios da territorialidade e da especificidade. Na prática, avalia‑se se havia uso anterior na mesma base territorial e se os ramos de atividade guardam afinidade mercadológica, além da semelhança entre os sinais. Só assim se delimita a proteção conferida pelo registro e se verifica o direito de prevalecer do usuário anterior.

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